中國(guó)加入馬德里商標(biāo)國(guó)際注冊(cè)體系，為中國(guó)商標(biāo)所有人通過國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局將其“本國(guó)”商標(biāo)保護(hù)延伸到美國(guó)提供了一條便利途徑。然而，美國(guó)商標(biāo)制度的特殊性常常給通過馬德里協(xié)議申請(qǐng)商標(biāo)者帶來一些問題。不過，只要對(duì)美國(guó)商標(biāo)制度稍有了解，有些問題是可以避免的。

　　真實(shí)意向使用???美國(guó)相關(guān)法律規(guī)定：申請(qǐng)者必須真誠地打算在美國(guó)商業(yè)中將待申請(qǐng)的商標(biāo)用于所有列出的商品和服務(wù)上。申請(qǐng)者意向的“真實(shí)”將被以客觀的方式進(jìn)行判斷，如果受到質(zhì)疑，申請(qǐng)者必須提供使用商標(biāo)的計(jì)劃或持續(xù)努力的證據(jù)。如果未能出示任何使用商標(biāo)的計(jì)劃、簡(jiǎn)圖或措施的書面文件，申請(qǐng)者將被推斷為無真實(shí)意向。

　　通過馬德里協(xié)議在美國(guó)申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)應(yīng)避免下列情況：列出一系列可歸入許多類別的無關(guān)商品，引用類別標(biāo)題或者列出申請(qǐng)者無法生產(chǎn)的商品和提供的服務(wù)——因?yàn)樗鼈儠?huì)導(dǎo)致美國(guó)當(dāng)局駁回申請(qǐng)者聲稱的真實(shí)意向。當(dāng)受到質(zhì)疑時(shí)，申請(qǐng)者可以通過證明自己有能力提供列出的商品和服務(wù)并且已經(jīng)制定了相應(yīng)的執(zhí)行計(jì)劃來證明其真實(shí)意向。

　　為避免真實(shí)意向要求帶來的相關(guān)問題，通過馬德里協(xié)議申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)者應(yīng)僅指定其計(jì)劃提供的以尋求獲得美國(guó)商標(biāo)保護(hù)的商品和服務(wù)?！恶R德里協(xié)定及其議定書共同實(shí)施細(xì)則》允許各國(guó)對(duì)原始商品和服務(wù)提出不同的限制要求。事實(shí)上，根據(jù)《馬德里議定書》的規(guī)定，可以縮小在美國(guó)使用的商品和服務(wù)的范圍。

　　商品和服務(wù)分類??美國(guó)的商標(biāo)審查員常常會(huì)駁回“不明確的”商品和服務(wù)分類，即使該等分類先前已被本國(guó)或世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）的審查員所接受。根據(jù)美國(guó)相關(guān)法規(guī)，分類應(yīng)是“具體的、明確的、清晰的、簡(jiǎn)潔的”且“普通人能夠理解的”。美國(guó)審查員對(duì)商品和服務(wù)描述非常挑剔，他們會(huì)駁回以下語言：（a）僅引用類別標(biāo)題；（b）涵蓋超過一個(gè)類別的商品；（c）涵蓋一系列不具體的商品。

　　對(duì)于通過馬德里協(xié)議申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)的人而言，滿足美國(guó)審查員的明確性要求非常具有挑戰(zhàn)性，這是因?yàn)樵诿绹?guó)延伸商標(biāo)保護(hù)不能擴(kuò)大在本國(guó)注冊(cè)/申請(qǐng)的保護(hù)范圍，且不能改變WIPO指定的商標(biāo)類別。

　　例如，“第18類中的皮革制品和人造革制品”在某些國(guó)家是可以接受的，但美國(guó)對(duì)此的標(biāo)準(zhǔn)卻是不明確的。盡管通過馬德里協(xié)議申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)者可以詳細(xì)說明第18類范圍內(nèi)的皮革制品，但他們不能擴(kuò)大范圍或者更改為被美國(guó)納入其他類別的商品。此外，如果通過馬德里協(xié)議申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)者須列出具體的商品以滿足美國(guó)的明確性標(biāo)準(zhǔn)，他們應(yīng)在廣泛的范圍和基于先前提交的申請(qǐng)和注冊(cè)被駁回的可能性增加（被稱為駁回的“相對(duì)理由”）之間進(jìn)行權(quán)衡。與專門的商品和服務(wù)描述相比，廣泛的商品和服務(wù)描述更有可能與現(xiàn)有注冊(cè)或申請(qǐng)重疊。

　　為了盡量避免這些問題，通過馬德里協(xié)議申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)者應(yīng)認(rèn)真閱讀《美國(guó)可接受的商品和服務(wù)分類手冊(cè)》，并對(duì)美國(guó)商標(biāo)記錄進(jìn)行簡(jiǎn)要檢索，以編寫出既明確又不大可能成為駁回的相對(duì)理由的內(nèi)容。

　　已經(jīng)使用要求??在未證明商標(biāo)“已經(jīng)使用”的前提下，通過馬德里協(xié)議申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)也有可能獲得美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)。但是，在注冊(cè)的第5年和第6年，申請(qǐng)者必須提交在所有列出的商品和服務(wù)上使用該等商標(biāo)的證據(jù)，未能提交該等證據(jù)將導(dǎo)致美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)被注銷。

　　因此，中國(guó)商標(biāo)所有人必須了解“已經(jīng)使用”在美國(guó)法律中的含義。僅在美國(guó)以外將商標(biāo)用于出售的商品和提供的服務(wù)上，以及在美國(guó)的象征性銷售不屬于“已經(jīng)使用”。對(duì)于商品而言，商標(biāo)須貼在在美國(guó)銷售或者運(yùn)輸?shù)纳唐坊蛘甙b上。對(duì)于服務(wù)而言，商標(biāo)必須展示在在美國(guó)提供的服務(wù)的銷售或廣告中。

　　在提交使用證據(jù)時(shí)，注冊(cè)人必須刪除未在美國(guó)提供的任何列出的商品或者服務(wù)，如果故意不刪除，就可能會(huì)被視為“欺騙”，將導(dǎo)致整項(xiàng)美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)被注銷。因此，每次進(jìn)行美國(guó)商標(biāo)維持和續(xù)展時(shí)，都需要對(duì)商品和服務(wù)分類進(jìn)行重新評(píng)估。此外，對(duì)于每類列出的商品和服務(wù)，注冊(cè)人必須提交在美國(guó)使用商標(biāo)的實(shí)樣。權(quán)利人提交的實(shí)樣必須與注冊(cè)的商標(biāo)完全一致，且必須實(shí)際在美國(guó)流通。

　　執(zhí)行問題　在制定商標(biāo)在美國(guó)執(zhí)行策略時(shí)，申請(qǐng)者應(yīng)考慮到美國(guó)商標(biāo)制度的兩個(gè)特殊性。

　　首先，美國(guó)采用“混淆可能性”測(cè)試來確定兩商標(biāo)是否存在沖突。確定商品或服務(wù)的相似性或者不同之處時(shí)，該測(cè)試最關(guān)注的并非現(xiàn)有注冊(cè)商標(biāo)和申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)是否擁有重疊的商品和服務(wù)描述，而是該商品和服務(wù)是否“具有競(jìng)爭(zhēng)性”或者“相關(guān)”。通常由相同公司銷售或者通過相同貿(mào)易渠道銷售的非競(jìng)爭(zhēng)性商品和服務(wù)往往被視為“相關(guān)”。因此，通過馬德里協(xié)議申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)無需創(chuàng)建廣泛的商品和服務(wù)列表，以確保獲得充分的保護(hù)。

　　其次，雖然通過馬德里協(xié)議申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)無需實(shí)際使用商標(biāo)也有可能獲得美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)，但是，如果注冊(cè)人不能證明在爭(zhēng)議地區(qū)實(shí)際使用、即將使用或享有聲譽(yù)，則可能無法獲得禁令救濟(jì)。

　　為了避免上述問題，通過馬德里協(xié)議申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)者應(yīng)保存在美國(guó)實(shí)際使用或者計(jì)劃使用商標(biāo)的記錄。租賃物業(yè)的籌備工作、與當(dāng)?shù)乇辉S可人談判以及在該地區(qū)進(jìn)行廣告宣傳，這些都是即將進(jìn)入或者在爭(zhēng)議地區(qū)享有聲譽(yù)的證明。

　　結(jié)論：由于美國(guó)商標(biāo)制度非常重視商標(biāo)的使用，因此美國(guó)的相關(guān)法律制度與《馬德里議定書》的規(guī)定不完全一致。但是，通過馬德里協(xié)議申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)者通過前期規(guī)劃，即可解決這兩種制度的差異所帶來的問題。在美國(guó)成功使用《馬德里議定書》的關(guān)鍵在于根據(jù)在美國(guó)的實(shí)際計(jì)劃和活動(dòng)將“本國(guó)”商標(biāo)保護(hù)延伸到美國(guó)。

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