對于涉外定牌加工行為中的商標侵權(quán)認定問題，目前知識產(chǎn)權(quán)業(yè)界一直存在較大爭議。但近期，江蘇省高級人民法院在上海柴油機股份有限公司（下稱上柴公司）訴常佳金峰動力機械公司（下稱常佳公司）商標侵權(quán)糾紛一案（下稱“東風案”）中，首次提出對于國外委托人委托貼牌的商標本身不具有正當性的，國內(nèi)加工企業(yè)應當負有更高的注意義務和避讓義務，否則應認定國內(nèi)加工企業(yè)存在過錯，構(gòu)成商標侵權(quán)。江蘇省高級人民法院在該案中從商標保護的國際視野出發(fā)，考慮系爭商標在國外的情況，形成了判定涉外定牌加工是否構(gòu)成商標侵權(quán)的獨特方法。

　　國內(nèi)相關(guān)案例探析

　　上柴公司為“東風”文字和圖形組合商標在我國的商標權(quán)利人，注冊類別為第7類柴油機、內(nèi)燃機配件商品，核準注冊時間為1962年8月1日。常佳公司是一家國內(nèi)加工企業(yè)，與案外人印度尼西亞企業(yè)PTADIPERKASABUANA公司（下稱PTADI公司）于2013年10月1日簽訂了一份委托書，PTADI公司以“DONGFENG（東風）”商標及標志所有人的身份，委托常佳公司生產(chǎn)附有“DONGFENG（東風）”商標及標志的柴油機及柴油機組件，出口至印度尼西亞進行銷售。案外人PTADI公司系在印度尼西亞注冊成立的公司，為印度尼西亞“DONGFENG（東風）”商標所有人，核準注冊時間為1987年1月19日。2013年10月8日，上柴公司以常佳公司侵犯其享有的注冊商標專用權(quán)為由，向江蘇省常州市中級人民法院提起商標侵權(quán)訴訟。此前，上柴公司與PTADI公司就“東風”商標權(quán)屬爭議自2006年起在印度尼西亞法院經(jīng)過多次訴訟。2011年2月11日，該“東風”商標在印度尼西亞境內(nèi)的權(quán)屬經(jīng)法院判決最終歸于PTADI公司所有。

　　一審法院經(jīng)審理認為，常佳公司的加工行為未侵犯上柴公司享有的涉案注冊商標專用權(quán)。但在二審中，江蘇省高級人民法院認為，常佳公司明知國外委托人PTADI公司與上柴公司就注冊商標“東風”權(quán)屬爭議在印度尼西亞法院曾經(jīng)過多次訴訟，法院有理由相信作為國外委托人的PTADI公司就注冊商標“東風”在印度尼西亞涉嫌惡意搶注，“東風”商標為我國的馳名商標，作為國內(nèi)加工方的常佳公司并沒有盡到更高的注意義務和合理的避讓義務。應認定常佳公司存在過錯，構(gòu)成商標侵權(quán)行為，并承擔相應的民事責任。

　　就江蘇省高級人民法院在判決中認定存在3方主體的涉外定牌加工行為是否構(gòu)成侵權(quán)時所使用的方法，可以被總結(jié)為“三步判定法”。首先，考察國內(nèi)加工企業(yè)是否對國外委托人在國外享有注冊商標權(quán)或者取得合法授權(quán)許可、注冊商標狀況進行審查，即國內(nèi)加工企業(yè)應當明確委托方的主體資格證明、并擁有委托加工合同等法律文件等；其次，明確國內(nèi)商標權(quán)利人和國外商標權(quán)利人是否存在利益沖突問題，依據(jù)相關(guān)法律、條約和誠實信用原則，判定特定主體的商標注冊行為是否正當；最后，在完成了對兩個有沖突的商標權(quán)利人的注冊行為的正當性審查后，根據(jù)正當性審查的結(jié)果判斷國內(nèi)加工商是否盡到了相應程度的注意義務。江蘇省高級人民法院在“東風”案中判定涉外定牌加工是否構(gòu)成商標侵權(quán)所采用的方法有一個顯著的特點，便考慮了商標域外因素。

　　我國人民法院在審理包括涉外定牌加工在內(nèi)的商標糾紛案時，考慮商標域外因素的情形并不多見，而美國對于商標法域外適用的司法實踐經(jīng)驗在某些方面可以為我國人民法院提供借鑒。

　　美國的司法實踐

　　針對涉外定牌加工行為在美國完全有可能因為涉案商標在國外構(gòu)成商標侵權(quán)而受到美國蘭哈姆法的規(guī)制，最早可追溯到1952年，美國最高法院在Steelev.BulovaWatchCo.案（下稱“Bulova”案）中，首次對美國蘭哈姆法的域外適用情況作出確認，判決被告構(gòu)成商標侵權(quán)的重要因素，是域外商標具有不正當性且對美國的商業(yè)具有實質(zhì)性影響。后來美國各聯(lián)邦巡回法院為了避免美國蘭哈姆法域外效力的濫用，試圖從被告的公民身份、被告行為對美國商業(yè)的影響、美國法律與外國法律可能發(fā)生的沖突等方面對“Bulova”案所確立的美國蘭哈姆法域外效力給出具體的使用標準。

　　在1956年的VanityFairMillsv.EatonCo.案中，美國聯(lián)邦第二巡回法院引用了“Bulova”案中法院的觀點，并首次對“Bulova”案中所確立的域外適用作出解釋，對美國蘭哈姆法的域外適用設定了3個必要條件：被告是美國國民，且美國在該國有廣泛權(quán)利規(guī)制本國國民行為；與外國法所確立的商標法不存在沖突；被告的行為對美國的貿(mào)易存在實質(zhì)影響。

　　在McBeev.DelicaCo.，Ltd.案中，美國聯(lián)邦第一巡回上訴法院認為，對于美國蘭哈姆法是否可以域外適用可以采取兩個判斷標準，首先被告是否具有美國國籍，如果被告擁有美國國籍，則可以使管轄權(quán)直接成立；如果沒有美國國籍，則再判斷被告的行為是否對美國的貿(mào)易產(chǎn)生實質(zhì)性的影響。該案并沒有對關(guān)于與其他國家的商標法是否存在沖突這一要件進行闡述，但美國法院在其他案件中曾指出，正在進行的訴訟和正在進行的商標注冊申請都不足以造成美國法與外國法的沖突，只有外國法院已經(jīng)作出的最終明確判決或已經(jīng)注冊的有效商標，才有可能排除美國法院的管轄權(quán)的成立。

　　通過美國的司法實踐可以看出，美國蘭哈姆法雖然可以適用于域外的侵權(quán)行為，但是這種適用受到很多限制。美國法院對判斷蘭哈姆法是否可以域外適用確立了不同標準，總體包括：被告是否是本國公民，若是本國公民，也可以直接受本國法律的規(guī)制；侵權(quán)產(chǎn)品是否會對本國商業(yè)造成實質(zhì)性影響，如果侵權(quán)產(chǎn)品未進入本國，不會對本國商業(yè)造成實質(zhì)性影響，美國法院仍然不會保護本國國民在國外的商標權(quán)，這是商標權(quán)地域性的表現(xiàn)；國外已經(jīng)最終明確的法院判決或已經(jīng)注冊的有效商標可以排除美國蘭哈姆法的域外適用。

　　域外因素的考量

　　結(jié)合美國蘭哈姆法域外適用的司法實踐，綜合我國涉外定牌加工行為案件的特點，筆者認為，在判定國內(nèi)企業(yè)的涉外定牌加工是否構(gòu)成商標侵權(quán)時所考慮的域外因素，應當包括：第一，原告在產(chǎn)品銷售國是否享有商標權(quán)。若銷售國的商標權(quán)并不是原告享有的，而是定牌加工委托人享有的，那么在銷售國不可能存在商標侵權(quán)行為，在我國的定牌加工行為也不應當構(gòu)成侵權(quán)。第二，國外法院對案件的相關(guān)爭議焦點是否已經(jīng)作出過最終明確的司法判決。如針對商標權(quán)屬糾紛而言，如果國外法院已經(jīng)明確作出商標權(quán)的歸屬判決，則我國法院應當尊重國外法院的判決。

　　在“東風”案中，雖然PTADI公司與上柴公司在印度尼西亞就“東風”商標權(quán)屬曾存在糾紛，但印度尼西亞最高法院通過判決已經(jīng)明確在印度尼西亞“東風”商標權(quán)權(quán)屬歸于PTADI公司，可見其在印度尼西亞境內(nèi)使用“東風”商標不是一種侵權(quán)行為。其次，針對印度尼西亞法院已經(jīng)作出的最終明確判決，我國人民法院應該維護商標法的地域性原則以及法律的可預見性，并通過司法實踐來尊重他國法院對案件作出的判決。

　　根據(jù)我國現(xiàn)階段的社會發(fā)展需求和經(jīng)濟發(fā)展狀況，對于涉外定牌加工問題，應當避免“一刀切”，但就考慮哪些商標的域外因素及在何種情況下應該考慮域外因素是今后理論和實踐需要解決的問題，在根據(jù)不同情形個案認定涉外定牌加工是否構(gòu)成商標侵權(quán)時，要正確考慮系爭商標在國外的法律狀態(tài)，不應抽象地利用誠實信用原則及馳名商標的保護制度對此類案件作出認定。（李旭穎作者單位：華東政法大學知識產(chǎn)權(quán)學院）

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