商標侵權的抗辯事由

　　一、藥品名稱對注冊商標專用權的抗辯 藥品名稱同時又是注冊商標，他人未經(jīng)商標注冊人許可，在藥品上使用該藥品名稱的，不構成商標侵權行為，但前提是不能突出使用該批準備案的藥品名稱

　　其理由是：

　　第一， 藥品名稱與藥品注冊商標發(fā)生沖突是我國藥品管理制度與商標注冊制度之間的不協(xié)調造成的，作為當事人來說，主觀上沒有任何過錯。

　　第二，允許將藥品名稱作為商標進行注冊，會造成藥品生產者對該藥品的壟斷，是不公平的，不利于經(jīng)濟的發(fā)展和社會的進步。

　　二、通用名稱對注冊商標或非注冊商標的抗辯

　　(一)通用名稱的認定 區(qū)分通用名稱還是商標的關鍵是功能區(qū)分：

　　其功能是區(qū)分不同商品還是區(qū)分相同商品來源，認定通用名稱要把握如下幾點：

　　1、在先權問題;

　　2、使用者是否為惡意：實踐中考察名稱是否為突出實用;

　　3、判決商標侵權是否會造成雙方巨大利益失衡;

　　4、相關行業(yè)協(xié)會態(tài)度;

　　5、相關公眾： 是否為相關公眾即相關消費者、生產者、銷售者都需要使用的產品名稱;

　　6、通用名稱是否 在使用中出現(xiàn)第二含義即具備了作為商標的顯著性;

　　如果有一個企業(yè)長期使用的某個商品 和服務的專用名稱，盡管屬于我國《商標法》第十一條規(guī)定的不能用作商標的標志范圍， 但是經(jīng)過長期使用，產生所謂的第二含義，或者說通過使用產生了顯著性，符合了商標注冊的條件，就可能被核準注冊;

　　7、我國有關部門制定的國家標準、行業(yè)標準、行業(yè)產品或 商品目錄、《國家藥典》中規(guī)定的產品名稱

　　(二)通用名稱抗辯具體理由：

　　1、通用名稱使用中沒有獲得顯著性;

　　2、是約定俗成的商品通用名稱;

　　使用地域范圍廣泛 海南澄邁萬昌苦丁茶場訴國家工商行政管理總局商標評審委員會(下稱“商評委”)、 第三人海南省茶業(yè)協(xié)會商標爭議糾紛案， 北京市第一中級人民法院維持了商評委撤銷“蘭 貴人”商標用于茶葉商品的裁定。

　　法院認為：萬昌茶場標題為“椰仙蘭貴人———藏不住 的美麗”的廣告中提到， “椰仙蘭貴人”茶屬于多種具有保健功效植物拼配而成的現(xiàn)代茶 飲，該證據(jù)顯示了萬昌茶場將“椰仙”作為區(qū)別他人生產的如康加牌、致合牌“蘭貴人” 茶的標識來使用，萬昌茶場未對此事作出合理解釋。如按萬昌茶場所稱，“椰仙蘭貴人” 是標識，其茶品名稱便不得而知，故可以認定萬昌茶場也系將“蘭貴人”作為茶的品名使用。

　　法院還認為，“蘭貴人”茶品的流通地域范圍明確在福建、廣東、廣西、云南、海南 等五省，且以這五省為主，并非全國。但對通用名稱廣泛性事實的認定不能脫離事物發(fā)展 的本源，“蘭貴人”茶品作為一種較為新型的茶品，發(fā)端于臺灣及福建，流行于南方特別 是沿海諸省， 符合其自有的流傳特性， 這與“蘭貴人”茶品與生俱來的地方性特色相關聯(lián)， “蘭貴人”因而在沿海各省獲得廣泛認可，且時間持續(xù)已達八九年，本身就說明了這一名 稱存在的持久性及使用的廣泛性。據(jù)此，法院認為應當認定南方五省茶葉行業(yè)使用“蘭貴人”情況滿足了其廣泛性的事實構成，雖未及全國，但屬于至少南方五省茶葉行業(yè)普遍共 同使用的茶品名稱。

　　3、作為商標組成部分的通用名稱;

　　構成正當使用 北京匯成酒業(yè)技術開發(fā)公司訴北京市華都釀酒食品工業(yè)公司侵犯注冊商標專用權案中，匯成公司系“甑流”商標注冊人，該商標核定使用的商品為第 33 類“含酒精的飲料 (啤酒除外)”。 被告華都公司擅自將與“甑流”商標相同的文字使用在其生產的白酒產品上，稱為“北京甑流酒”，并在市場上長期、公開、大量銷售，侵犯了原告的商標權。

　　匯成公司于 2006 年 4 月 6 日提起本案訴訟。 北京市高級人民法院經(jīng)審理認為，商品的通用名稱，通常是指國家標準、行業(yè)標準規(guī) 定的或者本行業(yè)中約定俗成的名稱，包括全稱、簡稱、縮寫、俗稱等?！?a href="http://news.iqh13.cn/index.php?c=tags&id=1257" target="_self">北京市志稿》已經(jīng)確切表明，凈流(或稱甑流、甑餾)是一種特定白酒的通用名稱，此稱謂通行于北京乃至 華北地區(qū)，且積年已久。匯成公司雖對“甑流”文字享有注冊商標專用權，但無權禁止他人在自己的產品及宣傳中將“甑流”作為特定產品的通用名稱加以使用， 華都公司為說明產品的性質及特點而使用“北京甑流酒”字樣屬于正當使用， 這種使用并非商標意義上的使用。

　　注冊商標含有商品通用名稱，在該商標的有效期內，他人使用該商品通用名稱，是否 侵犯該商標的專用權?北京市高級人民法院觀點是，商品通用名稱被申請為注冊商標或者注冊商標的一部分后，商標權人雖然對該商標享有專用權，但不得限制他人對該商品通用名稱的使用。

　　4、含通用名稱的商標權人無權阻止其他人也將通用名稱作為商標的一個組成部分使用。

　　樂天(中國)食品有限公司好麗友食品有限公司的木糖醇無糖口香糖構成對自己生產的樂天木糖醇無糖口香糖的不正當競爭。

　　法院認為，“木糖醇”是一種甜味食品添加劑的名稱，是“木糖醇”這種商品所具有的通用名稱，消費者對“木糖醇”的理解仍是“木糖醇”系一種甜味食品添加劑， “木糖醇”并不是樂天公司經(jīng)營的“樂天牌”“木糖醇無糖 口香糖”商品特有的名稱。而好麗友公司在自己制造的木糖醇無糖口香糖上加注的“好麗 友牌”及其三條色帶標志與樂天公司的“樂天牌”及其三條色帶標志是不同的， 具有識別性，消費者不會造成混淆。

　　法院分析中主要針對的問題是，和無糖的食品添加劑的通用名稱“木糖醇”并列使用的兩個標識，消費者能否將其區(qū)別開來。

　　三、銷售商、普通貼牌加工方、商標標志印制方已經(jīng)盡到合理的注意義務我國《商標法》第 56 條規(guī)定了作為商標侵權被告的抗辯理由，即銷售不知道是侵犯 注冊商標專用權的商品，能證明該商品是自己合法取得的并說明提供者的，不承擔賠償責任

　　目前外貿“貼牌加工”引發(fā)的商標侵權糾紛，對于構成商標侵權的情形，應當結合加工方是否盡到必要的審查注意義務，合理確定侵權責任的承擔。 其中有“不知道”即主管無過錯。那么，“不知”如何來確定?司法實踐中， 對于“不知”通常按照正常人的一般注意力為標準，是否能發(fā)現(xiàn)侵權行為。

　　銷售商對此負有舉證責任，必須證明自己銷售侵權商品已經(jīng)盡到合理的謹慎審查。即如銷售商能證明已經(jīng)盡到合理的注意義務，即可免于承擔民事賠償責任。但上述“正常人標準”不能誤解為“普通人標準”，一般來說，法庭只考慮一個業(yè)內的正常人應當怎樣做，而非一般的普通人實際是怎樣做的。“合理”的注意義務判斷，一般基于法官的理性、內心確認，依照現(xiàn)有經(jīng)驗、 生活常識，結合損害發(fā)生的概率、嚴重程度、排除損害風險的困難程度、被告行為的可能意圖、被告獲利情況等綜合判斷。

　　四、特殊貼牌加工抗辯

　　國外權利人委托國內企業(yè)代加工后直接出口國外舉個例子，中國企業(yè) A 在中國申請注冊了某商標，B 國企業(yè) B 在 B 國申請了同樣的商 標，即 A、B 企業(yè)在各自國家分屬相同商標的權利人。B之后授權國內企業(yè) C 生產帶有該商標的產品，之后直接銷售到B國，而沒有任何在中國市場流通的行為。

　　本案例涉及知識產權的地域性問題，即在一個國家申請的商標只能在這個國家區(qū)域內 受到保護。但具體到上述案件，工商局一旦接受舉報或發(fā)現(xiàn)生產就查處，海關肯定會禁止 出口甚至扣押、沒收，人民法院如何審理，各地法院觀點不同。福建法院認為不構成侵權， 北京法院也認為不構成侵權，但是浙江法院就認定是侵權。 我們講商標的主要作用是區(qū)分商品來源，只有構成消費者混淆，才構成侵權。既然 國內企業(yè)只是加工，沒有在國內銷售、流通，就當然不會導致國內消費者混淆，當然不構成侵權。所以，本案例在理論是不構成侵權，但實踐中工商、海關、公安都有可能認定侵權查處。[page]

　　五、對在先企業(yè)名稱、中華老字號的正當使用 商標和企業(yè)名稱均屬于商業(yè)標志的范疇，但分屬不同法律保護、調整范疇

　　應當按照 誠實信用、維護公平、利益平衡和保護在先權利、是否產生消費者混淆、被侵權商標知名度等原則予以處理。

　　企業(yè)名稱未突出使用、未造成市場混淆、清楚標注生產廠家及廠址的，不應按照商標 侵權行為處理。特別是對于因歷史原因造成的注冊商標與企業(yè)名稱的權利沖突，當事人不 具有惡意的，應當視案件具體情況，在考慮歷史因素和使用現(xiàn)狀的基礎上，公平合理地解 決沖突，不宜簡單地認定構成商標侵權或者不正當競爭;

　　對于權屬已經(jīng)清晰的老字號等商業(yè)標識糾紛，要尊重歷史和維護已形成的法律秩序。對于具有一定市場知名度為相關公眾所熟知、已實際具有商號作用的企業(yè)名稱中的字號、企業(yè)或者企業(yè)名稱的簡稱，視為企 業(yè)名稱并給予制止不正當競爭的保護。因使用企業(yè)名稱而構成侵犯商標權的，可以根據(jù)案件具體情況判令停止使用，或者對該企業(yè)名稱的使用方式、使用范圍作出限制。 對于原告以商標侵權或不正當競爭為由，請求撤銷被告企業(yè)字號、變更字號的訴求， 一般來講， 企業(yè)字號如已經(jīng)連續(xù)使用超過 5 年，則具備了市場穩(wěn)定性， 一般不宜支持撤銷、變更訴求。

　　同時，應當區(qū)分權利取得行為和權利行使行為。權利的授予是否合法屬于相關 法定機關的行政職權，消除由行政授權而引發(fā)的知識產權權利本身的沖突關系不屬于人民法院民事訴訟的管轄范圍， 對于要求確認某申請或注冊行為違法及要求撤銷或無效某項行政授予的權利的民事訴訟請求人民法院不予受理。

　　但是，因行使權利而引發(fā)的行為層面的 權利沖突糾紛屬于人民法院民事訴訟的管轄范圍，人民法院可以受理并對權利的行使作出 規(guī)范或限制或禁止。 同時，在處理標識類知識產權權利沖突糾紛時，雖被告的行為不構成侵權及不正當競 爭，但【本站網(wǎng)址：https://www.news.iqh13.cn】雙方標識的存在可能會導致混淆誤認的，法院有可能會根據(jù)案情判決一方或雙方當事人標注區(qū)別性標志、發(fā)布公告或聲明等消除沖突狀態(tài)。

　　六、注冊商標未實際商業(yè)化使用

　　請求保護的注冊商標未實際投入商業(yè)使用。確定民事責任時可將責令停止侵權行為作為主要方式，在確定賠償責任時可以酌情考慮未實際使用的事實，除為維權而支出的合理費用外，如果確無實際損失和其他損害，一般不根據(jù)被控侵權人的獲利確定賠償;注冊人或者受讓人并無實際使用意圖，僅將注冊商標作為索賠工具的，可以不予賠償;注冊商 標已構成商標法規(guī)定的連續(xù)三年停止使用情形的，可以不支持其損害賠償請求。

　　七、被告為自主品牌商標，構成近似的程度 依據(jù)最高人民法院審判精神，對于自主品牌的商標，確實沒有造成市場混淆，同時以技術對比形式考查商品類似和商標近似程度、考慮請求保護的注冊商標的顯著程度和市場知名度。

　　八、停止有關行為會造成當事人之間的重大利益失衡或有悖社會公共利益，或者實際上無法執(zhí)行 依據(jù)最高人民法院審判精神，如果停止有關行為會造成當事人之間的重大利益失衡， 或者有悖社會的共利益，或者實際上無法執(zhí)行，可以根據(jù)案件具體情況進行利益衡量，不判決停止行為，而采取更充分的賠償或者經(jīng)濟補償?shù)忍娲源胧┝藬嗉m紛。

　　權利人長期放任侵權、怠于維權，在其請求停止侵害時，倘若責令停止有關行為會在當事人之間造成較 大的利益不平衡，可以審慎地考慮不再責令停止行為。

　　針對停止侵害的訴訟請求的抗辯，具體來講，停止侵害應以侵害行為的違法性和侵害 行為正在進行或仍在延續(xù)中為適用條件，符合上述條件者原則上應判令停止侵害。但在特 殊情況下是否應判令停止某種行為，則要根據(jù)案件具體情況，合理平衡當事人之間以及社會公共利益來確定。

　　如果權利人受到的損害并非難以彌補，停止有關行為會造成當事人之 間利益的極大失衡，或者不符合社會公共利益，或者實際上難以執(zhí)行，可以根據(jù)案件具體 情況進行利益衡量，在采取充分切實的全面賠償或者支付經(jīng)濟補償?shù)忍娲源胧┑那疤?下，可不判決停止某種行為，在具體執(zhí)行中，可能有些出入，但大體一直。比如江蘇省高 級人民法院認為，適用停止侵害責任要滿足行為的不法性、責任的限度性和符合利益平衡原則三個條件。

　　九、對于消除影響、賠禮道歉訴訟請求的適用條件及抗辯事由最高人民法院《關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第 21 條規(guī)定， 法院在審理侵犯注冊商標專用權糾紛案件中，可以判決侵權人承擔停止侵害、排除妨礙、 消除危險、賠償損失、消除影響等民事責任。

　　根據(jù)該規(guī)定，賠禮道歉不是商標侵權應承擔 的民事責任。雖然如此，但不少法院仍會判決賠禮道歉，關鍵在于，賠禮道歉與消除影響 的責任最終承擔基本都是登報，最終責任形式過于近似。 消除影響的適用條件是公民;法人;人格權受到不法侵害、造成了不良的社會影響或者 社會評價降低。消除影響的范圍應當與侵權行為所造成的不良影響范圍相一致。為消除影 響所采取的措施(如登報聲明)應當是公開的，以在不特定的社會公眾中消除不良影響。

　　在商標侵權案件中，如果商標權人訴求公開登報賠禮道歉、消除影響，法院判決無疑 應當支持公開登報聲明以消除影響。如果商標權人訴求公開登報賠禮道歉，其本意仍然是以此清除商標侵權行為對商標信譽造成的不良影響，只是商標權人分不清消除影響與賠禮道歉這兩種民事責任之間的區(qū)別，在這種情況下，法院可以判決登報聲明以清除影響;

　　當然，如果法院經(jīng)釋明已明確告知恰當?shù)脑V訟請求應當是公開登報聲明消除影響，而商標權人仍堅持其訴訟請求是公開登報賠禮道歉，而不是公開登報聲明消除影響，則法院就不應 再判決公開登報聲明消除影響，因為在這種情況下，商標權人訴求的不是消除影響而是賠禮道歉，由于賠禮道歉不是商標侵權應承擔民事責任的方式，故法院對該訴訟請求不予支持。

　　另外，關于消除影響、賠禮道歉的承擔，人民大學王利明教授認為，侵害知識產權主 要還是一種對財產的損害，要嚴格賠禮道歉、消除影響民事責任的適用條件。則認為要把握住三點，“

　　一是不限制適用范圍

　　二是要做原則性規(guī)定

　　三是供當事人選擇[page]

　　十、對注冊商標的其他合理性、正當使用 我國《商標法》第十條規(guī)定，縣級以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名，不得作為商標。

　　但是，地名具有其他含義的除外，已經(jīng)注冊的使用地名的商標繼續(xù)有效。此條對于有第二含義的含有縣級以上地名的商標，允許注冊，如“紅河”商標等。但又實際 上限制了商標權人的部分權利，即他人產品上將注冊商標作為地名合理性使用同時，商標的價值可以分為商標作為文字、標識本身所具有的符號價值和經(jīng)營者通過 經(jīng)營行為附加的能夠將商標與商品以及商品的生產者之間建立聯(lián)系的區(qū)別價值。 商標專用 權的禁止權的范圍，應該排除掉那些正當?shù)厥褂蒙虡藱嗳说纳虡说幕A符號價值的部分。 一般來講，抗辯人對商標的正當使用應符合以下條件：

　　1、抗辯人主觀上善意;

　　2、對商品 僅做敘述性使用和指示性使用;

　　3、并非作為商標或包裝裝潢等使用;

　　4、不會造成相關公眾 混淆或誤認；

　　訴訟時效的超期 訴訟時效超期，一般是被告的絕對抗辯事由。對于超過兩年訴訟時效的侵權及賠償起 訴，原告必須證明被告侵權的持續(xù)狀態(tài)。在此前提下，可以判決被告侵權成立，但是賠償 數(shù)額則由起訴之日起向前倒推兩年為限計算原告的損失或被告的獲利情況。

　　十一、關于域名構成商標侵權的抗辯事由對于原告要求撤銷、轉讓、注銷、停止使用與其商標相同或近似(包括拼音)域名的訴求

　　一般依據(jù)《關于審理因域名注冊、使用而引起的知識產權民事糾紛案件的若干指導意見》中“被告域名或其主要部分構成對原告馳名商標的復制、模仿、翻譯或音譯;或者與 原告的注冊商標、域名等相同或近似，足以造成相關公眾的誤認。”條款予以抗辯，即原告商標必須證明構成馳名商標，而被告不認為原告商標構成馳名商標。 其次，被告也可證明其對該域名或其主要部分享有權益，或有注冊、使用該域名的正當理由。

　　同時，ICANN 的《統(tǒng)一域名爭端解決規(guī)則》規(guī)定，被訴人在收到投訴通知后，如能舉證證明存在以下任何一種情形，即可證明其對域名享有權利或合法利益，從而有效對抗投 訴人的投訴：“A、域名注冊人在收到投訴通知之前已經(jīng)出于善意在所提供的商品或者服 務上使用或者證明準備使用域名或者某個與域名相對應的名稱;B、域名注冊人(不論其為 個人、企業(yè)或者其他組織)因該域名而為公眾所知，雖然域名注冊人并未獲得相應的商標 權;C、域名注冊人出于合法目的使用域名或者屬于合理使用，并非為謀求商業(yè)利益而誤導 性地吸引消費者或者貶損有關商標的聲譽?！?/p>

　　最后， 被告可證明其對域名網(wǎng)站作非與原告相同或近似類別商品且非為盈利性電子商 務使用，即非為商業(yè)性目的使用，也是有效抗辯理由之一。 此外，由于 CNNIC 域名不得轉讓的規(guī)定，但又不能不正視域名轉讓的現(xiàn)實，規(guī)定法院 可判令由原告注冊使用系爭域名，而不是判令被告向原告轉讓域名。對于這樣的判決，如 果域名注冊商是國內機構尚可執(zhí)行，如果域名注冊商是國外公司，則判決很難執(zhí)行。而判 令被告停止使用該域名，則亦沒有對被告的實質性影響，因被告可予以轉讓給關聯(lián)企業(yè)或 他人繼續(xù)使用，這既履行了法院判決，又得以保留域名。

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